Marchio: creazione e registrazione

mercoledì 14 ottobre 2015


L’intelligenza e la genialità dell’uomo hanno nel tempo consentito ai segni distintivi, ed ai marchi in particolare, di caratterizzare non solo ciò che viene prodotto ma anche chi produce, rendendo indimenticabili eventi, comunicando messaggi in modo immediato: ne è dimostrazione il logo di Expo. Un attento lavoro di ricerca, di progettazione, di comunicazione porta a realizzare qualcosa di unico nel tempo, che affascina e trascina l’osservatore verso l’immediata e veloce identificazione. Il diritto come è noto permette di difendere questo patrimonio di intelligenza, che richiede spesso costi elevati, a condizione che il marchio venga registrato a livello nazionale ed internazionale. Credo che sia questo il campo in cui occorre spendere alcune parole.

Una volta che ha preso forma il marchio prima di essere registrato deve essere brevemente descritto, ma in modo tale da caratterizzare ogni suo aspetto. Il deposito può avvenire presso l’Ufficio Nazionale, presso U.A.M.I., l’ufficio per l’armonizzazione del mercato interno, che provvede alla registrazione dei marchi nel territorio dell’Unione europea, e presso WIPO, acronimo di World Intellectual Property Organization, agenzia delle Nazioni Unite a Ginevra che si occupa della registrazione in genere di tutti i marchi a livello internazionale, in oltre 90 paesi, che hanno aderito all’Accordo di Madrid ed alla Convenzione d’Unione di Parigi.

Essenziale è effettuare una ricerca anticipata che permetta di verificare se ci sono situazioni di contrasto con altri marchi simili, anche se poi sarà l’organismo presso cui si deposita a portare alla luce immediatamente dopo il deposito le possibili conflittualità. E’ opportuno riservare ad altra sede la problematica circa il possibile conflitto tra marchi e le problematiche ad esso connesse. Occorre spendere alcune parole per chiarire come avviene il deposito presso U.A.M.I., che segue alcune regole ineludibili.

Tutte le persone fisiche o giuridiche possono effettuare una registrazione di un marchio comunitario presso l’Ufficio di Alicante, pagando la relativa tassa, ovvero attraverso un ufficio nazionale di uno Stato membro, che provvederà all’inoltro della richiesta ad U.A.M.I.. Quest’ultimo ufficio procede alla verifica formale della regolarità della domanda ed alla eventuale sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione. L’ufficio svolge altresì una ricerca sui marchi e sulle domande di registrazione depositate precedentemente. Successivamente, l’U.A.M.I. trasmette al richiedente del marchio comunitario la propria relazione di ricerca e, nel caso siano state domandate, le relazioni di ricerca nazionali.

La domanda viene quindi pubblicata e l’ufficio informa di questa pubblicazione i titolari sian di marchi comunitari che di domande di marchio comunitario anteriori. Entro tre mesi dalla pubblicazione, i titolari di marchi anteriori, depositati a livello comunitario o nazionale, possono presentare opposizione alla registrazione. In taluni casi è ammessa l’opposizione anche da parte di titolari di ditte o marchi di fatto. E’ importante notare che, qualora l’opposizione si fondi su un marchio registrato da più di cinque anni, il richiedente può chiedere all’opponente di provare che il marchio anteriore sia stato effettivamente utilizzato per i prodotti o servizi per i quali esso è stato registrato e, in mancanza di questa prova, l’U.A.M.I. considera, ai soli fini dell’opposizione, il marchio dell’opponente decaduto per non uso, e rigetta d’ufficio l’opposizione, senza entrare nel merito.

Sull’opposizione decide la divisione d’opposizione dell’Ufficio di Alicante e, contro questa decisione, nonché contro il rifiuto di registrazione e le decisioni della Divisione di annullamento dell’Ufficio competente che decide delle domande in via principale di nullità di un marchio comunitario, è previsto il ricorso davanti alle Commissioni di ricorso. Le relative decisioni possono essere oggetto di due ulteriori istanze di ricorso, davanti al Tribunale dell’Unione Europea e successivamente davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, giudice quest’ultimo di sola legittimità.

In ultima analisi la domanda di marchio comunitario può essere soggetta di un ampio esame, dapprima da parte degli esaminatori: successivamente, in caso di opposizione, da parte delle Divisioni di opposizione, poi da parte delle Commissioni di ricorso ed infine da parte del Tribunale e della Corte di giustizia. La registrazione del marchio comunitario conferisce al titolare un diritto di esclusiva equivalente a quello offerto dalla registrazione di un marchio italiano, ma con estensione a tutto il territorio dell’Unione europea: se il marchio viene dichiarato nullo, la decisione avrà effetto in tutti i paesi che la formano.


di Claudio Gandini